商標侵權及在關鍵字廣告中的誠實的同時使用

本文所討論的,是Mr. Justice Carr於近期(2016年11月18日)就Victoria Plum Ltd v Victorian Plumbing Ltd & Others [2016] EWHC 2911 (Ch) 一案所下達的判決。法庭在該案所審理的主要爭議點,關乎在涉及關鍵字廣告的訴訟中,辯方以「誠實的同時使用」作為辯護理由。

關鍵字廣告

網上廣告已成為當今企業一項不可或缺的營銷策略。

Google AdWords是其中一種最廣為人知的網上廣告服務。它讓企業可根據其預先選擇和進行競價的搜索引擎字詞(亦稱為「關鍵字」),向互聯網用戶展示簡短的宣傳廣告。

儘管人們基本上對關鍵字廣告並無反感,但令人關注的是,假如刊登廣告的人以其競爭對手的商標作為廣告關鍵字,並參與競價,而其目的,是為了使消費者在搜尋其競爭對手的商標時,它自己所刊登的廣告,將會出現在這些展示Google搜索結果的頁面上。

尤其需要關注的一點是,廣告客戶如果以第三方的商標作為關鍵字並進行競價,這將會導致一般的互聯網用戶誤以為,該廣告客戶所宣傳推廣的商品或服務,是來自商標擁有人。事實上,它的此舉有可能會被視作商標侵權。

關鍵字廣告中的商標侵權

香港的法庭曾經明確表示,將某一個商標用於Google Adword的廣告宣傳上,是一個需要嚴格審視的問題,原因是此舉會導致該商標的商品來源識別功能和投資功能蒙受不利的影響(參見Pandora A/S & Other v Glamulet International Ltd & Others HCA 2941/2015, unrep., dated 26 July 2016 at para. 117 per DHCJ Sakhrani一案)。

Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2004] RPC 40一案,是英國和歐盟在此等爭議方面的一個早期判例。該案關乎被告人將REED這一個字詞,用作製作其網上廣告的一個關鍵詞,並作為其相關網站的一個元標籤。法庭根據當事人向其提交的具體證據,將原告人就商標侵權及假冒等作為而提出的有關申索駁回。Jacob LJ並提出了以下的疑問:使用商標作為元標籤,又或是作為廣告關鍵字,是否構成使用?而此等使用,是否會對商標的功能構成影響(因為消費者也許並不會留意被告人是否使用了該商標)?

Jacob LJ所提出的疑問,在Google v Louis Vuitton C-236/08, C-237/08 and C-238/08 [2010] RPC 19一案中得到回應。歐盟法院(“CJEU”)對此裁定,在商業活動情況中,對一個與別的商標相同的標誌進行競價,並以其作為網上搜尋的關鍵字,這將會構成使用。歐盟法院進一步裁定,使用第三者的商標作為廣告關鍵字,將會影響該商標的商品來源識別功能和其他功能,「如果有關廣告並不能讓一般互聯網用戶(或是並不能讓他們輕易地)確定當中所提述的商品或服務,是源自商標擁有人,還是源自與其有經濟聯繫的其他企業,又或是相反,是源自某第三方。」 (參見H30)。

Google v Louis Vuitton一案之後,Cosmetic Warriors v Amazon.co.uk Ltd [2014] FSR 31一案亦審視了亞馬遜(Amazon)運用Google AdWords的廣告服務而對某些關鍵字(包括“Lush”這一字詞)進行競價時,是否對“Lush” 這一商標構成了侵害(情形是當人們在互聯網上google “Lush”這一關鍵字時,亞馬遜的廣告便會展示在Google搜索結果的頁面上)。該案的暫委法官John Baldwin QC裁定被告人對Lush這商標造成了侵害,原因是當一般消費者在亞馬遜的網站上搜尋「露詩」(Lush)沐浴皂時,他們無法確定該廣告所提述的商品是否屬於Lush或是與Lush有關。

關鍵字廣告中的誠實的同時使用

在 Victoria Plum Limited 一案中,申索人和第一被告人皆為專門或主要在網上進行營銷的浴室設備零售商。自2001年以來,這兩家公司都一直以與對方近似的名稱營商。

  • 申索人以“Victoria Plumb”這一名稱營商,並取得相關的商標註冊。其後,申索人在2015年7月,將其營商名稱改為“Victoria Plum”。就本案而言,雙方均同意將字母“b”從“Plumb”字中刪去不會帶來任何不便。
  • 第一被告人則以“Victorian Plumbing”這一名稱營商。

雙方共存的局面一直維持,直至於2012年底起了變化,原因是第一被告人大範圍地將申索人的Victoria Plumb這一營商名稱,以及其他一些十分近似的名稱作為關鍵字來進行競價。

申索人對第一被告人所作出的侵權指控,是基於第一被告人的競價行動而導致出現的兩類搜索引擎廣告:

  • 第一類是因著Google所提供的「關鍵字動態插入」服務,而將申索人的商標“Victoria Plumb”包含在內。如果廣告客戶已將相關的字詞購入,那麼該項服務便會將消費者的此等搜尋字詞,自動上載至該廣告客戶所刊登的廣告中。
  • 另一類是包含“Victoria Plumbing”;及/或“Victorian Plumb”;及/或“Victorian Plumbing”等字詞的廣告。申索人並沒有要求限制第一被告人使用“Victorian Plumbing”這一名稱。

就第一類廣告而言,第一被告人承認該等廣告構成商標侵權,並接受法庭所作的裁決,及願意遵守該項禁止其進一步侵犯商標權的禁制令。

至於第二類廣告,被告人雖然承認“Victorian Plumbing”、“Victorian Plum”、及“Victoria Plumbing”等標誌,與申索人的商標類似而容易產生混淆,但他們試圖以「誠實的同時使用」作為其辯護理由。

被投訴的標誌使用

在該案中,Carr J裁定被投訴的標誌,亦即第一被告人以其作為關鍵字而進行競價的標誌,事實上與Victoria Plum(b)這一標誌相同,又或是二者之間並無實質區別。Carr J援引Google v Louis Vuitton 一案,裁定第一被告人的競價行動,構成在營商過程中使用申索人的商標。

該等使用是否對該商標的商品來源識別功能造成不利影響

Carr J需要加以審視的另一爭議點是:該等使用是否很可能會影響申索人之商標的商品來源識別功能。

Carr J審視了歐盟法院在Google v Louis Vuitton一案中所設定的測試,亦即:第二類廣告是否能讓正常地掌握有關資料、和合理關注有關情況的互聯網用戶(或是他們須在不輕易的情況下),確定該廣告所提述的商品或服務,是源自Victoria Plum(b),還是源自與其有經濟聯繫的其他企業,又或是相反,是源自某第三方。

法庭裁定,第一被告人所採取的,並導致展示第二類廣告的該項競價行動,乃構成商標侵權,理由是該等廣告不能讓一般互聯網用戶輕易地作出識別。

誠實的同時使用

此外,CarrJ亦指出,歐盟法院在Budweiser一案中(參看Budějovický C-482/09; [2012] RPC 11一案)裁定,在長期「誠實的同時使用」兩個商標的情況下,假如該等使用既沒有、也不可能對較先出現的那一個商標之基本功能造成任何不利影響,那麼其擁有人將不得要求法庭撤銷在較後期出現的那一個與其相同的商標,而該擁有人為此而要求裁定後者為無效的申請,亦不會獲得法庭接納。

CarrJ在進一步提述上訴法院對Budweiser一案所作的考量時指出,倘若有兩家企業長期而誠實地使用相同或十分近似的商標,那麼即使當中會出現令人混淆的情況,申索人也許亦須對此加以容忍。

然而,法庭最後亦裁定,以「誠實的同時使用」情況作為辯護理由,並不適用於第一被告人以申索人之商標(或其輕微變更)作為關鍵字並進行競價的情況,原因是:

  • 該項辯護理由只適用於被告人繼續使用其自身的名稱或標誌的情況,而並不適用於使用申請人商標的情況。
  • 由於第一被告人從來沒有使用Victoria Plum(b)這一標誌(以其作為關鍵字而進行競價者除外),因此它不能聲稱自己是「誠實的同時使用」該標誌,因為如果說該標誌同時成為了申索人與第一被告人在識別商品來源方面的獨家保證,這說法是不能成立的。

Carr J繼而審視第一被告人被投訴的該等作為是否屬於「誠實」,而他最後的結論是:該等使用不能被認為是「誠實」,因為第一被告人的作為,並不符合其「就商標所擁有人之合法權益而公平行事的責任」,原因是它決定在Victoria Plum(b)這些關鍵字上花費更多金錢來進行競價,令消費者感到更加混淆,並損害了申索人的商譽。

在這情況下,第一被告人須就其對“Victoria Plum(b)”這一商標所造成的侵害承擔法律責任。

反申索:假冒

被告人就其所面對的假冒指控提出反申索,並辯稱:申索人是以“Victorian Plumbing”這一名稱作為關鍵字而進行競價,而它的此舉,導致載有“Victoria Plum(b)”這名稱的廣告被展示出來,因此必然構成假冒。

法庭其後裁定被告人所提出的這項反申索勝訴。CarrJ認為,第一被告人在“Victorian Plumbing”這一名稱上擁有充分的商譽,因此有權就申索人使用該名稱提起假冒訴訟。

儘管申索人進行競價的規模,遠遠不及第一被告人進行競價的規模;而法庭亦裁定,互聯網用戶在搜尋“Victorian Plumbing”這一名稱時出現混淆的可能性,比搜尋“Victoria Plum(b)”這一名稱時出現混淆的可能性為低,但Carr J認為,當互聯網用戶欲搜尋“Victorian Plumbing”這一字詞,但結果是出現了申索人的廣告,而當中所涉及的業務,亦與第一被告人無關;在這情況下,將會有可能導致出現混淆情況。

Carr J繼而裁定,申索人曾經作出了失實陳述,理由是許多相關的公眾人士有可能會被誤導,以為申索人就是第一被告人,又或是與其存在一定關連。在這情況下,該些公眾人士很可能會因此蒙受損害。

上述裁決是至關重要的,因為它是英國首宗就關鍵字廣告之爭議而提起假冒訴訟並獲得勝訴的案件。

結論

毫無疑問,Carr J對該案所作的裁決是深具意義,因為他闡述了在關鍵字廣告的爭議方面,如何以 「誠實的同時使用」作為當事人的辯護理由。

該案的判決有一點相當值得我們關注的是,如果有兩家企業長期共存,並同時以大家相同或相近的名稱營運,那麼不可忽略的一點,就是這兩家企業必須盡量維持現狀,而不應進行任何令消費者更感混淆,並且損害彼此商譽的活動。

更重要的一點,就是企業在運用關鍵字廣告時,應確保其廣告內容清晰明確,以免一般互聯網用戶在識別該等商品或服務的來源方面感到困惑。

廖長城資深大律師事務所,大律師

謝先生於2015年獲認許為大律師及加入廖長城資深大律師辦公廳。他正從事廣泛的民事訴訟業務,但主要集中於知識產權,尤其是商標註冊的糾紛。

謝先生獲委任從事的範圍包括知識產權(商標及專利)、競爭法(諮詢)、一般商業、仲裁及非正審申請。