商標侵權:Converse可否基於「形狀標記」起訴他人製作相似的運動鞋?

莫苡渟律師,柯伍陳律師事務所

在2014年10月14日,美國著名鞋履生產商Converse Inc. (下稱「Converse」)在紐約向包括RalphLauren Corporation、Skechers USA, Inc.及Kmart Corporation在內等30多家公司(下稱「該等公司」)提出訴訟(下稱「申訴書」),指其侵犯Converse的註冊形狀標記,而該註冊形狀標記保護了Converse經典運動鞋款設計中的某些形狀及特點。

Converse提出了多項指控,但本文將著重探討對商標侵權的潛在申索。

在申訴書中,Converse指稱自身擁有在其運動鞋中採用中底形狀設計的權利,而該設計已在美國註冊為商標 (下稱「標的標記」)。標的標記在第25類(鞋履)已註冊為商標。標的標記的註冊指明鞋履中底雙間條設計、鞋頭的設計,鞋頭前沿帶有鑽石形和線條圖案的多層次設計,以及上述該等元素彼此間的相對位置,均受到商標保護。

商標侵權:Converse的申索

Converse表示,該等公司出售、要約出售、分銷、推廣及/或以廣告宣傳鞋履產品,但這些產品模仿標的標記的形狀相似得令人產生混淆,很可能對消費者造成混淆,把Converse認為屬馳名標的標記沖淡。

Converse聲稱該等公司違反了《1946年商標法》第32(1)、43(a)及43(c)條;即該等公司未經Converse同意,使用標的標記及/或似是而非地模仿標的標記,令消費者對該等公司的鞋履產品的來源地、經營者、使用許可權等方面產生混淆,因而構成商標侵權。

商標侵權:香港的處理方式

在香港,任何人如未經授權而在營商過程或業務運作中,就與註冊商標所註冊的相同或相似的貨品或服務而使用任何與該註冊商標相似或相同的標記,從而令消費者產生混淆,即屬侵犯商標(《商標條例》(第559章)第18條 (下稱《商標條例》))。商標可由文字、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝,以及該等標誌的任何組合所構成。

《商標條例》第18(5)條為澄清「使用」的涵義,訂明任何人如在以下情況,即屬於使用標誌:

  • 將標誌應用於貨品或其包裝上;
  • 在標誌下要約售賣貨品或為售賣而展示貨品;
  • 在標誌下將貨品推出市場;
  • 在標誌下積存貨品以作要約售賣或為售賣而展示或推出市場的用途;
  • 在標誌下要約提供服務或供應服務;
  • 在標誌下輸入或輸出貨品;或
  • 在商用紙張上或廣告宣傳中使用標誌。

考慮到本港商標侵權的元素,接下來的問題是:由某運動鞋的形狀組成的標記會否作為形狀標記受到保護。

形狀標記在香港的情況

Converse的商標在香港以All Star C.V.名義註冊,而香港似乎沒有與標的標記相同的註冊。

根據香港法例,如果立體標記或形狀能夠區別某一商戶與另一商戶的貨品和服務,便可註冊成商標。要註冊立體形狀標記以作保護,須符合以下要求。

形狀起到商標的作用商標的作用是能夠在營商過程中顯示貨品(例如鞋履)與商標所有人(例如Converse)之間的連繫。如果形狀純粹描述貨品圖形,在香港則不太可能起到作為商標的作用。某物品的形狀不得就具有該形狀的貨品註冊為商標,除非在該物品形狀以外,該形狀還包含一些具有商標意義的元素。

被禁止註冊的形狀

然而,某些形狀,即如以下貨品的形狀,均被禁止註冊:

  • 因為貨品本身的性質而產生的形狀;
  • 為取得技術成果而需有的貨品形狀 ;
  • 賦予貨品重大價值的形狀 ;
  • 缺乏顯著特性的形狀;及
  • 不能立即顯現具顯著要素的不顯著形狀。

換言之,在作出侵權裁判之前,形狀標記的擁有人必須證明具獨特性的元素。在美國取得成功申索之前,這些都是Converse可能需要克服的障礙。

結論

在等待這些案件的結果時,值得注意的是人們對潛在的形狀標記侵權應倍加留神,以保護所有人的權利。鞋履生產商在設計自身產品前應時刻保持警覺,審慎行事,進行盡職調查,以免侵犯第三方的形狀標記。