Celltrion, Inc v Genentech, Inc
原訟法庭
高院民事訴訟2013年第1873號
暫委法官余啟肇內庭聆訊
2016年7月13日

專利 — 撤銷專利的法律程序 — 申請修訂專利 — 法庭行使酌情權的方法 — 單是延遲並不對申請產生致命的後果

原告人在2013年10月就撤銷專利展開本案訴訟,理由是專利(「該專利」)不具有新穎性及創造性;該專利是在2009年3月批給被告人的。被告人提出兩項申請(「該等申請」),第一項(藉2014年7月取得的傳票)是申請修訂專利的權利要求;第二項(藉2014年8月取得的傳票)是申請修訂專利說明書。訴訟兩方共同向法庭申請同意令,以規定原告人在承諾不反對該等申請或在其他方面提出異議後,立即終止其訴訟,而法庭不作出關於訟費(包括該等申請的費用)的命令。聆案官據此作出命令。因此,該等申請在暫委法官席前未有受到爭議。

裁決 –准予以第一次傳票要求的方式修訂專利的權利要求,並准予以第二次傳票要求的方式修訂專利說明書:

  • 《專利條例》(第514章)沒有因應英國2007年修訂專利條例而作出修訂,Aldous J在Smith Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd [1989] FSR 561第569段所說的,在香港的法律上依然有效。在決定是否行使酌情權准許修訂專利的權利要求的申請及修訂專利說明書的申請時,法庭必須全盤考慮有關事宜,不可只著眼於延遲申請的問題,並以這個問題作為決定是否接納有關申請的基礎。
  • 應該有人關注到被告人遲了提交該等申請,不過雖然是遲了申請,而被告人的解釋也沒有什麽特別,但有三點要記住:一、被告人沒有透過專利的使用權得到不公平的利益;二、沒有任何一方投訴因為被告人延遲申請而受到損害;三、原告人和專利註冊處處長都沒有反對該等申請。
Jurisdictions: 

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