Dacheng International Legal Services Ltd 訴 Sze Yeuk Lung Benedict
原訟法庭
高院民事訴訟案2015年第2409號
高等法院原訟法庭法官周家明內庭聆訊
2018年1月3日、4月17日

知識產權 — 商標 — 假冒 — 海外律師事務所香港辦事處所產生的商譽 — 商譽所有權 — 處理方法 — 非法轉移商標 — 侵犯商標 — 是否適宜作出簡易判決

北京大成(P2),中國一間大型律師事務所,業務包括向海外客戶提供法律服務。它是中國一些商標的註冊所有人,商標都寫上或包含「DACHENG」及∕或「大成」的字樣。第一被告人(D1)是第二原告人(P2)的香港辦事處,即大成律師事務所(香港大成)的合夥人,亦是第二被告人(D2)唯一的股東和董事,D2是香港公司,易名為大成法律服務有限公司(大成法律服務)之後,在香港註冊寫上或包含「DACHENG」及∕或「大成」字樣的商標(香港商標)。過了不久,香港商標被轉移給第一原告人(P1),P1是香港公司,獲P2准許用作為香港大成的管理公司。其後,香港大成註冊為本地律師事務所,並獲P2准許在經營業務時使用「DACHENG」和「大成」為名稱或標記。D1是香港大成註冊後的負責人及獨營執業者。他促致香港商標由P1轉回給大成法律服務,P1和P2卻聲稱這樣的轉移不合法。在差不多同一時間,P2與香港大成意見不合,關係告終,自此之後,D1一直拒絕給香港大成改名或停止使用「DACHENG」及∕或「大成」這兩個名稱,無視P2的要求。P1和P2針對D1和D2提出訴訟,要求法庭就三項針對D1和D2的投訴作出簡易判決:(a)假冒的侵權行為;(b)非法轉移香港商標給大成法律服務;及(c)侵犯商標,觸犯《商標條例》(第559章)第18(1)條所指的罪行。D1和D2爭辯指(其中包括)「DACHENG」或「大成」的商譽在香港是屬於香港大成的,不是P2的。

裁決 – 批准部分申請,就有關假冒的申索作出簡易判決:

1) 如果本地實體獲准使用外國實體的名稱或標記,而在本地使用名稱或標記時產生商譽,商譽由誰人擁有是問題,是一個根據被援引的證據作決定的事實問題。這宗案件正是這樣。與訟雙方的協議與案件有關,如果協議訂明管理商譽所有權的條款,法庭會依照條款作決定。不然,得透過查訊事實解決(引用Guangzhou Green-Enhan Bio-Engineering Co Ltd v Green Power Health Products International Co Ltd (HCA 4651/2002,[2005] HKEC 513))。(見第35段)

2) 根據案情,此案有假冒的侵權行為。D1在香港大成的獨資經營業務使用,也獲P2准許使用「DACHENG」及「大成」兩個名稱或標記,只因為香港大成被視為P2的分支辦事處。P2和D1清晰理解,在香港提供的法律服務,如果是使用「DACHENG」或「大成」而有別於同類服務的,任何可以存在於該業務的商譽,都是屬於P2的。與訟雙方無可能有意圖或協議賦權D1為其本身利益,在自己的業務使用涉案名稱或標記。此外,准許D1這樣做,確實會帶來一個可能性或風險,就是香港公眾錯以為D1所提供的服務是由P2提供的;P2有可能因而蒙受損失。(引用Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc [1990] RPC 341、Re Ping On Securities Ltd (2009) 12 HKCFAR 808、Starbucks (HK) Ltd v British Sky Broadcasting Group Plc [2015] 1 WLR 2628)。(見第36–40、43段)

3) 至於有關香港商標被轉回給大成法律服務的爭議,要是事實就如D1所聲稱的,D1和D2就有可爭辯的理由反駁P1和P2所投訴並應當由法庭審訊的非法轉移。(見第41(1)段)

4) 關於《商標條例》第18(1)條,P2根本不是香港商標的註冊擁有人,因此沒有針對第22(1)條所指的註冊商標的侵犯的訴因。另一方面,P1可有這樣的訴因取決於(其中包括)香港商標被轉回給大成法律服務的有效性。(見第41(2)、43段)

應用

這是一宗申請簡易判決的案件。第一及第二原告人針對第一及第二被告人假冒商標的侵權行為,非法轉移商標及侵犯商標,提出訴訟,並向法庭申請簡易判決。案情已在判決書詳細列出。

Jurisdictions: 

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