Operation Smile, Inc v. Beam International Foundation Ltd
原訟法庭
高院民事訴訟案2015年第1026號
高等法院暫委法官孫國治內庭聆訊
2017年11月21、30日

知識產權 — 商標 — 侵權 — 假冒 — 慈善機構前獨立分支使用侵權標誌 — 相似之處有可能在公眾間(特別是捐款人和贊助人)混淆視聽 — 沒有抗辯理由 — 批出簡易判決

原告人是美國一間慈善機構,名為Operation Smile, Inc,其醫療義工為全球兒童進行外科整容手術。1991年,原告人在中國內地將醫療使命發揚光大。被告人是原告人的分支,1992年註冊成立為「Operation Smile – China Medical Mission Ltd」,目標明確,在香港、澳門、中國內地提供專業醫療服務,致力推動原告人慈善助人的宗旨。1998年,原告人在香港註冊「OPERATION SMILE」為商標,註冊商標有兩個版本,一個在兩個英文字之間夾著地球圖案,另一個只有地球圖案,沒有英文字。被告人拒絕與原告人正式訂立特許協議,原告人於是終止被告人使用其名稱和商標的權利(「終止事件」),要求被告人「終止及停止」侵犯它的知識產權。被告人改名為Beam International Foundation Ltd,但繼續用「operationsmile」和「opsmile」為域名,兩個域名都解析到其網站。被告人亦申請註冊「Operation Smile」的英文和中英版(被告人的標誌)。原告人指控被告人侵犯並假冒其商標,針對被告人提出訴訟,並向法庭申請簡易判決。在終止事件發生後,被告人承認使用原告人的商標,但辯稱自己與原告人共享商標的好名聲,因此具有可爭辯的理由。

裁決 –批准申請:

  • • 擺脫原告人的蔭庇之前,被告人一直只是原告人的化身,在原告人同意下,享用商譽、名稱和商標。(見第25段)
  • • 根據證據,被告人不在香港和內地與原告人同享商譽。被告人沒有證明原告人的商標或名稱已經不再由前特許人獨有,也沒有證明原告人的商譽已經消失(引用Reckitt & Colman Ltd v Borden Inc [1990] 1 All ER 873)。(見第30、34段)
  • • 被告人一直假冒商標,並要脅會繼續假冒下去。被告人在終止事件後的行為失實表陳關係,目的是欺騙――當時原告人與被告人不再有關聯,被告人無權繼續使用原告人的名稱(引用Coles v Need [1934] AC 82、Dawnay Day & Co Ltd v Cantor Fitzgerald Int’l [2000] RPC 669)。(見第32–33、35–38段)
  • • 被告人的標誌明顯侵犯原告人的知識產權,被告人沒有抗辯理由。與原告人的香港註冊標誌有相近之處,甚至某方面完全複製商標,即使不被計算在內,也相當可能混淆公眾視聽,吸引捐助人的捐款及贊助,但捐助人是原定捐款到原先的美國公司的。(見第29、38、43段)

(法院作出判決)法律執業人員要記住,證人陳述書、宗教式誓章、非宗教式誓詞只應包括證人能夠提供主問證據的問題,不包含任何對審訊文件冊內文件的評論或引用,也不處理爭論問題(JD Wetherspoon plc v Harris [2013] 1 WLR 3296)。

應用

這是一宗申請簡易判決的案件。被告人被控侵犯及假冒商標,原告人針對被告人,向法庭申請簡易判決。案情已在判決書詳細列出。

Jurisdictions: 

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