SNE Engineering Co Ltd v Hsin Chong Construction Co Ltd
高等法院原訟法庭
高等法院民事訴訟2012年第1466號
高等法院原訟法庭暫委法官陸啟康
知識產權
2014年3月26日

知識產權 — 專利 — 短期專利 — 專利的解釋 — 披露不足會否使其無效 — 判斷是否已充分披露的驗證

原告人為香港某項短期專利(下稱「該專利」)的註冊擁有人,該專利是一項「轉動機和楔塊」方法(下稱「該方法」),用於拆除地底樁柱。第一被告人把分判合約判給原告人,負責拆除某港鐵站(下稱「該地盤」)364支工字樁柱以進行中港高鐵工程。原告人再聘用第二被告人為次承判商,負責為該地盤的拆樁工程提供設備和操作人員。其後,由於進度比預期慢,第一被告人考慮終止該分判合約。最終原告人取得該專利。經過一輪合約糾紛,第一被告人終止了與原告人的分判合約,改為直接聘用第二被告人提供設備和操作人員,並繼續使用(據原告人指)該方法在該地盤拆除工字樁。原告人於是向兩名被告人展開專利侵權法律程序。該方法的關鍵概念,是利用楔塊作為阻塞及制動器,楔入樁柱與鋼套管內表面之間,把樁柱困在套管內,然後透過轉動令樁柱扭曲及在預定點斷裂。兩名被告人指,該專利由於沒有充分披露而無效,因為在原告人向指定專利局提交的查檢報告中對專利方法的描述,與原告人聲稱的該方法並不一致,因為楔塊是用作切割器,而不是阻塞器。被告人亦否認侵權,指該專利特別提到採用的是圓形楔,而第一被告人拆樁時採用的只是星型楔。

裁定 - 撤銷訴訟:

  • 短期專利由《專利條例》(第514章)第113條管轄。根據第117條,處長只須審查短期專利申請是否符合該條例第114條的「最低限度的規定」及第115條的「形式上的規定」,而無須審查專利的有效性。
     
  • 在判斷專利說明書是否已充分披露時,問題是該說明書是否已足夠清楚和完整披露該項發明,至擅長有關技術的人員能夠在沒有過大負擔下將其實行。至於專利說明書的錯誤,如果相關技術人員在沒有運用任何創造技能的情況下,能夠糾正錯誤及填補遺漏,則該說明書已屬充分披露。
     
  • 本案中,該專利因披露不足而無效。專利說明書沒有提供重要的詳情,加上以下六個因素結合起來令該專利無效。一,利用楔塊作為阻塞及制動器乃其專利方法的關鍵概念,但該專利並無註明圓楔形是作切割器抑或阻塞器之用。二,專利說明書並沒有列明什麼導致楔塊在套管內轉動。三,有關楔塊的圓形形狀提述令人混淆。四,該專利的圖表既沒有表明楔塊是作阻塞器之用,亦沒有描述(據原告人指)把樁柱困在套管內的關鍵概念,令人混淆。五,該專利註明該方法可同時用作拆除鑽孔樁和工字樁,但對於該專利所指適用於兩種樁的確切程序,即使是擅長有關技術的人員亦會感到不解。六,該專利的專利方法描述缺陷多多。即使是擅長有關技術的人員,亦難以憑其一般常識判斷該專利的確切發明程序。因此,原告人未有清楚充分披露其聲稱的發明,至擅長有關技術的人員能在沒有過大負擔下實施該專利。
     
  • 即使這項結論是錯誤的,有一點仍需考慮,就是查檢報告中對專利方法的描述,與該專利的說明書中的描述不一。因此,原告人提交的查檢報告欠妥,因為先有的技術查檢是基於審查員所述對該專利的理解來進行的,與原告人聲稱的該方法不同。故此,該專利並不是涵蓋 「轉動機和楔塊」方法的有效專利。

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